특허출원서 작성 전 꼭 확인해야 할 구성과 주의사항

특허출원서 서식을 처음 열어보면 생각보다 단순해 보입니다.

특허를 만드려는 사람의 이름과 발명자, 발명의 명칭 등을 적고 필요한 서류를 첨부하면 되는 것처럼 보이죠.

하지만 실제 특허의 가치를 결정하는 것은 몇 칸짜리 양식이 아닙니다.

함께 제출하는 명세서와 그 안의 청구범위에 무엇을 담았느냐에 따라 등록 가능성은 물론, 등록 후 보호받을 수 있는 범위까지 달라집니다.

특히 출원 당시 빠뜨린 기술적 내용을 심사 과정에서 마음대로 추가할 수는 없습니다.

이 때문에 처음에는 사소해 보였던 한 문장은, 하나의 실시예가 나중에는 거절이유에 대응하거나 경쟁사의 회피를 막는 중요한 근거가 되기도 하죠.

오늘은 특허출원서가 어떤 서류로 구성되는지부터 명세서와 청구항을 작성할 때의 기준, 제출 전에 반드시 확인해야 할 사항까지 차례로 살펴보겠습니다.

특허는 발명자, 기술에 대한 설명 등을 적은 서류들을 함께 제출합니다.

겉으로는 여러 서류가 한 묶음처럼 보이지만 각각의 역할은 분명히 다릅니다.

가장 중요한 부분은 청구항과 이를 뒷받침하는 명세서입니다.

특허권의 보호범위는 결국 청구범위에 적힌 내용을 기준으로 판단하기 때문입니다.

그렇다고 청구항을 무조건 넓게 쓰는 것이 좋은 것도 아닙니다.

기존 기술까지 포함할 정도로 넓게 작성하면 신규성이나 진보성 문제로 거절될 수 있고, 반대로 지나치게 구체적으로 적으면 경쟁사가 일부 구성만 바꿔 권리범위를 피하기 쉬워질 수 있죠.

그래서 실무에서는 발명의 핵심을 담은 독립항을 중심으로 두고, 보다 구체적인 형태나 대안은 종속항으로 단계적으로 구성합니다.

이때 중요한 것이 발명의 설명에 얼마나 다양한 근거를 남겨두었느냐입니다.

심사 과정에서 선행기술이 발견돼 청구범위를 조정해야 할 때도, 처음 명세서에 적혀 있던 내용 안에서 대응해야 하기 때문입니다.

따라서 현재 제품 하나만 그대로 설명하기보다 핵심 원리와 대체 가능한 구성, 변형 형태까지 충분히 검토해 두는 것이 좋습니다.

청구항 수는 비용에도 영향을 줍니다.

현재 특허 심사청구료는 기본 16만 6천 원에 청구항 1개당 5만 1천 원이 더해지므로, 단순히 항의 개수를 늘리기보다 필요한 권리범위와 비용을 함께 고려해 구성하는 판단이 필요합니다.

먼저, 특허출원서 제출 직전에는 빠진 기술 내용이 없는지와 이미 외부에 공개된 사실이 없는지를 반드시 확인해야 합니다.

특허출원 후 보정은 최초 명세서나 도면에 기재된 범위 안에서 이루어져야 합니다.

처음 서류 제출에서 빼놓은 새로운 구조나 실시 형태를 나중에 필요해졌다는 이유로 자유롭게 덧붙일 수는 없죠.

때문에 제품 개발이 계속 진행 중이라면 현재 구현된 형태만 볼 것이 아니라, 이미 예상하고 있는 변형 방식이나 후속 개발 방향까지 충분히 설명해 두는 것이 중요합니다.

기술 공개 시점도 마찬가지입니다.

전시회나 논문, 크라우드펀딩, 홈페이지 또는 SNS 등을 통해 기술을 공개했다면 신규성 판단에 영향을 줄 수 있습니다.

우리나라에는 공개 후 12개월 이내에 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 제도가 있지만, 해외에서는 국가마다 인정 범위와 조건이 다르므로 공개 전에 먼저 출원하는 것이 가장 안전합니다.

혹은 처음부터 완성된 청구범위 없이 발명의 설명을 제출하거나 임시명세서 제도를 활용하는 방법도 있습니다.

다만 이후 정해진 기한 안에 청구범위를 갖춰야 하고, 이 경우에도 처음 제출한 자료에 없던 기술까지 새롭게 추가할 수는 없으니 유의하시기 바랍니다.

특허출원서에서 가장 위험한 실수는 서식의 빈칸 하나보다 처음 제출한 기술 내용과 이후 일정을 제대로 설계하지 못하는 것입니다.

출원하는 바로 그날, 앞으로 어떤 기술을 내 권리로 남길 수 있는지 기본적인 한계가 정해집니다.

심사에서 예상하지 못한 선행기술이 나오더라도 대응할 근거가 남아 있어야 하고, 경쟁사가 제품 일부를 바꾸더라도 쉽게 피해 가지 못할 권리범위도 생각해야 하죠.

그래서 테헤란은 단순히 대표님이 설명해 주신 현재 제품을 문서로 옮기는 데 그치지 않습니다.

선행기술과 비교해 어떤 구성을 핵심으로 가져갈지, 향후 보정에 활용할 대안은 무엇인지, 사업이 확장됐을 때까지 남겨둘 권리는 무엇인지 함께 살펴 명세서와 청구항을 설계합니다.

한 번 제출한 뒤 아쉬운 내용을 뒤늦게 찾기보다, 처음부터 활용할 수 있는 권리를 남겨보시기 바랍니다.

특허법인 테헤란의 변리사가 대표님의 기술에서 무엇을 특허출원서에 담아야 할지부터 함께 검토해 드리겠습니다.