미국상표등록 I 마드리드출원 통해 국제상표 36류 등록 성공!

글로벌 시장, 특히 미국으로의 진출을 꿈꾸고 계신다면 또 한 번의 상표등록을 준비하게 되셨군요.

이미 국내상표는 무사히 등록하고 비즈니스도 충분히 성장했지만, 이 상표권은 우리나라 밖에서 힘을 못 쓴다니 말입니다.

이때 미국은 전 세계에서 상표권 보호가 가장 강력한 국가 중 하나인 만큼, 심사 과정이 매우 까다롭기로 유명한데요.

이 미국상표등록 시의 주의점을 놓친 채 가장 많은 실수가 발생하는 지점이 바로 지정상품의 번역입니다.

한국 특허청의 포괄적인 명칭을 단순히 영어로 번역해서 제출할 시 거절 통지를 받게 되어 비용 및 시간적 부담이 크게 증가한다는 점을 간과하신 것이죠.

하지만 사업 확장을 앞두고 있다면 이처럼 국가별로 매번 새로 번역하여 개별 출원을 진행하기에는 비용과 번거로움이 따르기 마련입니다.

이때 유용한 것이 하나의 출원서로 여러 국가에 동시 출원 효과를 내는 마드리드국제출원 제도입니다.

단일 국가 진출 시 직접 출원을 택하는 것이 일반적이라 생각하시겠지만, 글로벌 브랜드로 성장할 비전을 가진 기업에게는 마드리드제도가 장기적이고 효율적인 선택지가 될 수 있습니다.

오늘은 이미 국내 상표권을 보유한 상태에서 전략적인 접근을 통해 마드리드출원으로 미국상표등록에 성공한 사례를 소개하겠습니다.

1. 미국상표등록 주요 개요

• ✔ 상표명: LDH (도형복합)
• ✔ 마드리드 국제등록번호: 1536157
• ✔ 미국 등록번호: 6375160
• ✔ 지정상품: 제36류 (국제금융업, 외환거래업, 투자금융업 등 16건)
• ✔ 총 소요 기간: 약 16개월 (미국 최종 등록까지)

2. 미국상표등록 핵심 과제: 번역을 넘어선 현지화와 마드리드출원

본 의뢰인은 종합 금융 서비스를 제공하는 LDH 브랜드의 미국 내 권리 확보를 원하셨습니다.

이미 국내 상표권은 있었지만, 미국의 금융업 분류 체계는 한국보다 훨씬 세분화되어 있어 단순히 금융서비스업과 같은 광범위한 명칭은 허용되지 않는 상황이었습니다.

또한, 미국은 사용주의 국가이기에 실제 비즈니스 영역과 일치하는 구체적인 용어를 사용해야만 등록 후에도 권리를 안전하게 보호받을 수 있습니다.

예를 들어 금융서비스라고만 쓰면 거절되지만, 자산 운용 서비스나 신용카드 결제 처리 서비스처럼 구체적인 행위를 명시해야 승인될 가능성이 높습니다.

더불어, 상담 중 의뢰인의 비즈니스 모델과 향후 확장 가능성을 분석하여 미국상표등록 1개국 단일 출원만 진행하는 상황임에도 마드리드제도 활용을 권했습니다.

💡 왜 1개국인데 마드리드 출원인가?

지금은 미국뿐이지만, 추후 캐나다나 유럽 등 타 국가 진출 시 별도의 신규 출원 없이 기존 마드리드 번호에 국가만 추가하면 되어 비용과 시간이 획기적으로 절약됩니다.

또한 의뢰인이 관리에 어려움을 느끼는 점을 반영하여, 갱신 등록이나 주소 변경 시 국가별 대리인을 통할 필요 없이 WIPO를 통해 한 번에 처리할 수 있다는 점이 적합했죠.

나아가 거절 이유가 나오기 전까지는 현지 대리인을 선임할 의무가 없어 미국 현지 대리인 선임 비용을 절감할 수 있다는 경제적 이점도 무시할 수 없었습니다.

3. 테헤란의 해결 전략: USPTO 가이드라인에 맞춘 정밀 설계

테헤란의 변리사들은 미국상표등록 의뢰인의 비즈니스 모델을 분석하여 미국 특허청이 요구하는 최적의 명세서를 구축했습니다.

① USPTO 가이드라인에 맞춘 상품명 정교화

‘금융서비스’와 같은 포괄적 명칭 대신, 미국의 심사 기준(ID Manual)에 부합하는 구체적인 기술로 재설계했습니다.

이는 마드리드 출원의 단점인 ‘거절 시 현지 대응 비용 발생’ 리스크를 사전에 차단하기 위함이었습니다.

② 마드리드 경로의 1:1 전담 관리

한국 특허청 인증부터 WIPO 등록, 미국 특허청의 실질 심사까지 이어지는 전 과정을 밀착 관리하여 지연 요소를 제거했습니다.

③ 중간사건 없는 스트레이트 등록

초기 지정상품 설정 단계에서 완벽을 기한 결과, 단 한 차례의 거절 통지 없이 약 16개월 만에 미국 등록결정이라는 성과를 거두었습니다.

한 번의 OA라도 발생할 경우 현지 대리인을 선임해 난도 높은 대응이 필요했다는 점을 고려하면 굉장한 비즈니스적 쾌거라 볼 수 있죠.

글로벌 비즈니스의 첫걸음, 테헤란이 함께합니다.

미국 시장은 기회의 땅이지만 법률적 장벽 또한 높습니다.

국내 상표를 그대로 가져가는 것이 아니라, 현지의 룰에 맞춰 새롭게 옷을 입히는 과정이 반드시 필요합니다.

또한 당장은 미국상표등록 단 1개국 진출이라도 미래까지 고려했을 때 마드리드출원을 선택하는 것이 유리한 케이스도 분명 존재하죠.

이처럼 국내 상표를 단순히 번역하는 수준을 넘어, 글로벌 스탠다드에 맞추고 브랜드의 포트폴리오에 맞추어 설계해 나갈 파트너를 탐색하고 계신다면.

선생님의 소중한 브랜드가 미국을 넘어 전 세계 어디서든 강력한 독점권을 가질 수 있도록, 테헤란이 돕겠습니다.

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